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为提高我区企业海外知识产权纠纷风险防控能力,帮助企业更好应对海外知识产权纠纷,更高质量拓展国际市场,江门市蓬江区市场监督管理局对海外知识产权典型案例进行梳理分析,为创新主体海外知识产权保护提供借鉴。
江门市蓬江区市场监督管理局
2025年3月20日
海外知识产权典型案例
意大利Sisvel公司诉四川长虹电器股份有限公司专利侵权案
(专利案)
【案情摘要】
原告: Sisvel
被告: 四川长虹电器股份有限公司 (以下简称“长虹公司”)
作为一家专门从事专利许可的非实体经营公司,原告意大利Sisvel公司持有大量电子与通信领域的标准必要专利(SEP)。Sisvel借此在全球,特别是欧洲建立了多项有关电子行业的标准技术专利池。被告四川长虹公司为具有全球影响力的3C信息家电综合产品与服务提供商。
自2009年始,Sisvel就其所拥有的———包括宽频信号-自动切换电视图像格式(WTSS)在内的专利技术,与长虹公司多次进行许可谈判。经过技术分析,长虹公司认为自身的专利技术并未落入Sisvel公司的专利池中,因此拒绝向Sisvel寻求专利许可。双方僵持不下,就此展开拉锯,始终未能就专利许可费用问题达成一致。
2011年9月,Sisvel向德国曼海姆州法院起诉,称长虹公司及其在德国的经销商间接侵犯了Sisvel有关宽频信号-自动切换电视图像格式(WTSS)技术的专利权,要求判决长虹公司及其在德国的经销商: 1.不得在其所经营的16:9宽屏电视机中使用Sisvel所持有的WTSS专利所涉及的,包括启动、分析、传输在内的电视图像格式接收技术,不得以此技术将不含图像附加信息的标准信号,不含图像附加信息的信箱信号,具有图像附加信息的片源信号,具有图像,且特别是静态与动态图像之区别的摄像源之信号全帧或半帧地提供或交付给德国境内的客户;2.在长虹及其经销商未履行第1点所列之义务的情况下,对长虹及其经销商处以最高不超过25万欧元的罚款或对相关负责人处以6个月以下的拘留;3.向Sisvel赔付自专利1999年1月生效以来因长虹公司及其经销商之营业所带来的损害;4.以书面形式告知Sisvel涉案款式电视机的经营范围,包括货物的交货数量,时间,报价,产品的类型名称,项目名称,产品编号,客户的名称、地址,产品流通时所使用的商标,产品的利润及产品的目标利润,产品的制造商、供货商及其他在先所有人的名称,地址,及其生产,接收或订购的产品数量,以及产品经营所推行的广告信息。
2012年5月一审宣判,上述诉由均未得到法院的支持。因此,Sisvel公司在2012年7月将本案上诉至卡尔斯鲁尔州高级法院。二审虽对一审判决中的错误进行了纠正,但仍维持了一审的判决结果,认为不存在间接侵权。此后,Sisvel三度将长虹诉至德国联邦最高法院,提出再审申请,但未获得支持。2018年4月,二审判决生效,长虹与Sisvel历时八年的侵权之诉以不侵权的结果落下帷幕。
本案技术复杂,法律分析的步骤繁琐,所涉及的专利客体是一种信息的代码标准,通过信号的发出与接收两个步骤来完成对信息的转化。具体的内容是通过这种代码标准,顺利地发出携带视频信号的画面宽高比信息和位置信息,并命令显示器显示接收到的信号,实现电视影像格式从4:3到16:9的自动切换。其中,信号的发出指的是用编码的方式将用户所收看的电视图像信号整理成一套数据,信号的接收则指的是在接收到数据之后对数据加以处理,解码,并将之展示在屏幕上。专利所保护的内容是对数据加以处理的方法,即原告享有专利权的代码程序(WSS标准)。
如上所述,本案争议焦点有三: 其一,如何解释涉案专利的保护范围;其二,如何确定涉案实施例是否属于发明的重要要素;其三: 该实施例是否属于间接侵权。
法院认定如下: 首先需要先明确专利保护范围的解释方法。通过 «欧洲专利公约»,欧盟各成员国的专利法已达到了立法与司法的一体化,根据此公约第69条,即 «德国专利法» 第14条,专利的保护范围以权利要求书来确定,权利要求书则以说明书与图示来解释。也就是说,对于权利要求书的解释,需要以其本身的文义及体系解释出发,并以说明书及从属权利要求 (Unteranspruch)作为辅助,不仅着眼于文义本身的字词含义,还应将字词放置在上下文的语境当中进行理解。作为技术文本,专利的解释不以一般生活的日常用语习惯为限,而应以本领域技术人员的视角进行解读。这一概念的确定是个案分析问题,本案以德联邦最高专利法院在先的判断为准,以受过大学教育的通信专业毕业之工程师作为本领域技术人员。
综上,法院在以下的判决中正是运用了这些方法,以权利要求书的文辞出发,以说明书,从属权利要求作为辅助,修正了一审中的错误,逐一回答了上述的三个问题。
a) 修正一审错误: 确定专利的保护范围
前文已述,本案所涉及的专利客体是一种信息的代码标准,即通过信号的发出与接收两个步骤来完成对信息的转化,为确定实施例是否属于间接侵权,应先确定涉案专利的保护范围。
对此,一审法院认为,对信号的接收不属于专利所保护的内容,因为这种对于信号的处理结果只是对专利所达到的技术效果的一种描述,这一错误在二审中得到了纠正:
如上所述,对于权利要求书的解释,需要以其本身的文理及体系解释出发,联系其在文本中的含义,加之说明书及从属权利要求等作为辅助,不可过于狭窄,也不可过于宽泛,导致不当扩大或限制专利的保护范围。如果说明书的内容在权利要求书中完全没有对应,或与权利要求书的内容矛盾,则不可滥用仅出现在说明书里的内容来扩大专利的保护范围。
例如,本案中的权利要求书所围绕的核心是一种信息,———即电子影像信息从4:3 屏幕到16:9屏幕的电子影像———之转化与传递方式,专利所解决的技术问题是在16:9的屏幕上无损地展示本属于4:3屏幕的影像信息。从文义本身的角度来说,信息传递 (Übertragung)这一词语本身就包括了信号的发出与接收两个方面,继而也包括了在接收后所达到的效果。而从体系解释的角度来说,权利要求书第1条下的第3条从属权利要求也明确指出,“用户的信息会被......按照顺序传播,从而在接收端......判断信号的传播是否正确。” 就此, 本领域技术人员会将权利要求书与从属权利要求的内容结合理解,以从属权利要求作为对权利要求书的补充。从属权利要求书中对于接收方的提及,证明了对信息的接收也是专利过程的一部分。因此,就文义与体系解释两个方面,对信号的接收都并非仅仅是对专利技术功能的一种描述,而应被视作方法专利保护范围内的步骤之一。
b) 间接侵权的构成要件: 分析发明的重要元素
在确定了涉案专利的保护范围之后,二审分析了间接侵权的构成要件。作为专利权的一部分,第三人被禁止在未经专利权人同意的情况下,向无权使用该专利发明的人提供与该发明重要要素有关的元素。也就是说,并非所有落入专利保护范围的内容都会构成间接侵权, 实施例中对于信号的接收必须属于发明的重要元素。值得注意的是,不可对 “发明的重要元素” 这一概念作过于狭窄的解释,只要能像 “整体的一颗小螺钉” (Rädchen im Getriebe),在技术上与其他元素共同作用即可。
就这一点,被告方根据在先判例提出,若某元素对专利技术效果的实现毫无贡献或仅有非常微小的贡献,那么就不应当认为它是发明的载体,此元素也就不属于发明的重要要素, 此观点没有得到二审法院的采纳。二审指出,本案所涉专利的内容是对信息的传递与转化, 其解决的技术问题正是对数据的运输、解码与展示。因此,对电子影像的展示在结果上有重要的意义,对此专利技术的实现存在贡献,应该被视为是发明的重要元素。
除此之外,实现了这一要素的被告电子产品的生产商,在主观上也知道或应当知道自己的行为可能构成对原告专利权的侵犯。
c) 专利的保护对象: 区别对数据的分析方法与数据本身
在明确了涉案专利的保护范围,也确定了实施例涉及了发明的重要要素之后,二审还讨论了涉案专利所保护的具体对象,对数据的分析方法以及被分析的数据本身进行区分,否认了间接侵权。
作为对于数据传输、 转化的方法专利,本专利保护的客体仅限于对数据的分析方法, 而不包括被分析的数据本身。也就是说,方法专利所保护的是达到目的的手段,而不是采用该手段所达到的技术效果。而专利法正是通过对方法的保护,防止了对结果的垄断,也促进了科技的进步。故归结至本案中,受专利所保护的仅为对于数据的分析方法,即实现电视影像格式自动切换的编码程序。
就此,需要明确区分系统所自带的数据周期(Taktperiode der System)与对于用户所观看的影像分析而得到的数据周期(Taktperiode der Deten),只有前者属于方法专利中方法的载体,而后者不能因专利而被一家垄断。
对于这一问题原告辩称,因为用户数据的分析结果也需通过系统运作得到,因此,用户数据的数据周期属于系统数据周期的最小组成部分,这一观点并未得到二审法院支持。首先,从文义解释的角度来说,权利要求书的行文中明确提及的是用户数据周期而非系统数据周期,说明这两者存在本质上的区别。其次,原告所持有的WSS规则中也明确区分了系统数据周期,针对用户数据的采样周期与对用户数据分析的传输持续时间三个概念,这一点也说明了系统数据周期与用户数据周期间的不同。根据WSS标准,数据将3个一组进行传递,这一技术并未在实施例中得到实现。由被告所原创,任意一种3个以上数据一组的信息传递方式,并不必然等同于对原告所持有的数据传输技术的侵犯,因此,二审维持原判,认为本案不成立间接侵权。
【典型意义】
随着数字与互联经济时代的到来,越来越多如本案原告Sisvel公司这样的非专利实施主体 (Non-Practicing Entities,NPE)将专利权作为自身的牟利工具,以禁令与诉讼相结合的方式向实体企业施压,中国企业与此类公司的纠纷也屡屡见诸报端。
对于这一问题,首先需要注意的是,在目前的法律框架之下,非专利实施主体本身虽然并不从事相应的专利研发,给各实体企业的发展带来了一定麻烦,但它的存在并不必然违反法律。这意味着,中国企业必须面对非专利实施主体给自身发展所带来的风险,更好地运用知识产权作为武器保护自己,在走出去的同时,注意以合规为前提,保持研发时的严格保密,诉讼前的积极磋商与诉讼中的合理应对。
一方面,非专利实施主体的目的多为通过诉讼来对企业施压,从而达到与企业签订专利的许可协议的目的,另一方面,非专利实施主体作为专利的持有人,有权对涉嫌侵权的实体企业提起诉讼。因此,结合本案的成功经验,如面临对方的起诉,除了进行有效的FRAND的抗辩之外,更加重要的是对专利侵权与否做出准确的评估,并据此规划诉讼策略。团队需明确专利的解释方法,将起诉方所持有的专利文书与涉案的实施例进行比对。在对专利文书的解读方面,应注意专利的保护范围仅由专利的权利要求书本身确定,说明书,从属权利要求等仅能够作为对权利要求书解释的辅助。专利的保护范围以权利要求书来确定,权利要求书则以说明书与图示来进行解释。解释不可过于狭窄,也不可过于宽泛,以免不当地扩大或限制专利的保护范围,解释的过程中无须拘泥于言辞本身所带有的含义,而当将单词放置在上下文的语境中进行理解。如果说明书的内容在权利要求书中完全没有对应,或与权利要求书的内容矛盾,也不可滥用仅出现在说明书里的内容来扩大专利的保护范围。
其次,间接专利侵权在通信领域很常见,在对间接侵权构成要件的判定中,必须结合个案的具体情况明确发明的重要要素,判断其是否在技术层面与专利的其他元素共同作用, 进而为专利技术的实现做出贡献。作为间接侵权的构成要件,为了防止对权利人专利权的不当限制,对于发明的重要要素的解释不可过于狭窄,只有当这一元素对专利效果的实现毫无或仅有非常微小的贡献时,才可否认它作为发明的载体地位。
最后,作为排他性,垄断性的权利,专利是对于竞争自由的一种限制,故中国企业更应当审慎地确定专利所保护客体,明确专利保护范围所包括的对象,参考在先判例,结合技术专家所提供的支持,不滥诉,不畏诉,从技术和法律两个方面武装自己。
作为间接专利侵权的重要案例,本案至今仍对欧盟的判决产生着重要影响。一方面,它详细讨论了专利保护范围的解释方法、间接侵权的构成要件等重要问题,对于后续的司法实践具有巨大的借鉴意义;另一方面,它提醒了欧盟市场的国际企业保持警醒,在知识产权日益成为重要竞争武器的今天,企业除需加强自身的科技能力作为基础之外,更应注重知识产权保护,完善专利研发、申请等各方面的布局,把知识产权作为自身全球化的竞争手段。
(案例来源:中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心)
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