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为提高我区企业海外知识产权纠纷风险防控能力,帮助企业更好应对海外知识产权纠纷,拓展国际市场,江门市蓬江区市场监督管理局对海外知识产权典型案例进行梳理分析,为创新主体海外知识产权保护提供借鉴。
江门市蓬江区市场监督管理局
2025年6月25日
海外知识产权典型案例
康文森诉华为案(专利案)
【案情摘要】
康文森是一家注册于卢森堡的NPE。2011年,康文森从诺基亚获得了一个包含2000件专利或专利申请在内的专利包,该专利包覆盖全球40个国家,本案涉及的是其中一系列与4G手机下载和发送数据所使用的LTE标准有关的专利。
2017年7月,康文森在英国起诉华为专利侵权,请求法院认定其提出的全球许可要约符合FRAND原则,如果法院认为不符合FRAND原则,请求法院裁定FRAND条款,并寻求禁令。华为则认为,英国法院对康文森域外专利的有效性不具备管辖权,这违背了国际私法上的方便法院原则,提起管辖权异议。2018年4月16日,英国法院驳回了华为关于司法管辖权的异议,华为对有关管辖权的裁决提起上诉,后英国上诉法院于2019年1月30驳回了该上诉。
2018年1月华为向中国江苏省南京市中院提起诉讼,请求判定华为对于康文森的部分中国专利不侵权,而对其余康文森有效且有权授权的SEP确定中国的FRAND许可条件,包括费率。而与此同时,康文森也在德国杜塞尔多夫地区法院对华为提起诉讼。
2018年8月德国杜塞尔多夫法院对本案作出裁决,判定华为在德国销售的通信产品侵犯了康文森的标准必要专利,并发出了销售禁令。并且,只要康文森提供了担保就可以申请法院进行强制执行。而华为迅速向我国最高人民法院提交了不予执行德国杜塞尔多夫该项判决的行为保全请求。
2019年9月16日,江苏省南京市中级人民法院(下称南京中院)就华为确认不侵犯专利权及标准必要专利使用费纠纷三案作出一审判决,对华为公司与康文森公司所涉及的标准必要专利许可费率予以确认。随后康文森上诉至我国最高人民法院。
2020年8月26日,英国最高法院发布了华为与康文森(Conversant)、下文将要提到的华为与无线星球(UnwiredPlanet)案以及中兴通讯与康文森(Conversant)标准必要专利纠纷案的合并上诉裁决。后英国最高法院驳回了华为和中兴通讯的上诉,支持康文森相关标准必要专利的全球许可条件及费率,如果华为、中兴通讯不接受该全球费率,那么法院将作出禁令判决。
2020年8月28日,中国最高人民法院做出行为保全裁定,裁定康文森不得在最高人民法院下达上文所述康文森在中国的标准必要专利FRAND许可费率的最终判决之前,申请执行德国杜塞尔多夫做出的一审停止侵权的判决。
【典型意义】
本案是首次对于滥诉者发出禁诉令,是在我国趋向更加严格同时又需要合理防止滥用的保护知识产权的双重视角的实践观下形成的一个典型案例,有利于维护我国合理创新企业的正当利益。习近平总书记指出,要坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护,既严格保护知识产权,又确保公共利益和激励创新兼得,健全知识产权诉讼制度,研究制定防止知识产权滥用相关制度。同时,要推进我国知识产权有关法律规定域外适用。最高人民法院知识产权法庭对于康文森公司与华为公司确认不侵害专利权及标准必要专利纠纷案,作出中国法院知识产权领域的首个禁诉令,体现了“既严格保护知识产权,又确保公共利益和激励创新兼得”,有利于健全知识产权诉讼的禁诉令制度。同时需要注意的是,本案涉及的标准必要专利许可纠纷,具有一定的特殊性,既有专利侵权纠纷的某些特点,又具有合同纠纷的某些特点,其既非典型的合同纠纷,又非典型的侵权纠纷,而是一种特殊的纠纷类型。
乐壹英国有限公司诉中国线上零售商(商标类)
【案情摘要】
原告娱乐壹英国有限公司(Entertainment One UK Ltd)是一家英国公司,制作和发行了《小猪佩奇》电视动画片,目标受众为学龄前儿童。原告在美国注册了第 4872348 号“PEPPA PIG”(以下称:粉红猪小妹)商标和第 4783931号图形商标,图案为穿着裙子的粉红猪小妹,下文统称为涉案商标。2018 年,原告以故意制造、分销、销售侵犯涉案商标或著作权为由将 400 多家电商诉至法院。法院对大多数被告作出了缺席判决,其被告则自愿赔偿。只有对两名被告进行进一步审理,这两名被告生产、销售了“粉红猪小妹猪头饼干切割器”(以下简称:涉案切割器)。
按照 Lanham 法案和 UDTPA 法案,被告的行为需要满足两个要素才能构成商标侵权:
①原告享有商标权;
②被告对涉案标识的使用可能会引起消费者的混淆。
对于①,原告的涉案商标均在美国商标和专利局主簿上注册。被告不得对原告商标的注册提出异议,也不得对商标有效性提出异议。原告享有涉案商标的注册专用权。
对于②,法院进行了两步审查:第一步,第七巡回法庭的非判例意见(non-precedential opinion)指出:“若为攀附商标权人的知名度和销量,而生产假冒注册商标的,可推定具有引起消费者混淆的可能性。“法院依据该意见进行混淆可能性的推定检验:被告虽然没有直接将涉案商标印在生产的涉案切割器上,但被告在涉案切割器产品名称中使用了“粉红猪小妹”。并非只要在涉案切割器上出现涉案商标才构成仿冒,对涉案商标有关销售的使用也会受 Lanham 法案的规制。此外,涉案切割器的形状也和涉案图形商标没有区别。综上,涉案商标为全球知名商标,被告生产涉案切割器是为了攀附案原告知名度和销量。法院推定被告在产品名称中对涉案商标的使用可能会引起消费者的混淆。
第二步,进行七要素分析,以进一步确定是否被告的行为可能造成消费者混淆。
1)判断涉诉标识和原告商标在外观上是否相似,被告涉诉标识和原告明显相似;
2)判断涉诉标识是否会使相关公众以为产品来自原告,本案中,一个理性消费者很可能以为原告生产了被告销售的产品;
3)判断原告和被告的商品或服务在使用、销售方式上是否存在关系。原告在线上和实体店销售带有涉诉商标的商品,而被告在线上销售涉案切割器,因此二者存在关系。
4)考察消费者可能给予的注意力和重视程度,被告涉案切割器的价格便宜,消费者不会投入足够的注意力和重视程度
5)考察原告商标的知名度,原告是全球知名商标,且每年花费数百万美元用于商标的推广。
6)是否产生的实际的混淆,本案中虽然原告没有提供消费者实际产生混淆的证据,但不影响因素的认定
7)被告将假冒产品作为原告产品出售的主观意图,原告是全球知名商标被告的侵权意图明显。
综上,法院认定被告侵犯了原告对涉案商标享有的商标专用权,颁布禁止被告出售、许诺销售涉案切割器、冻结因涉案切割器获利的资产。并结合原告商标的知名度、被告侵权的主观故意、被告生产侵权产品的规模判令二被告分别赔偿原告 50000 美元,并承担律师费、诉讼费。
【典型意义】
本案中,应当注意的是按照 Lanham 法案和 UDTPA 法案,被告的行为需要满足两个要素才能构成商标侵权:原告享有商标权;被告对涉案标识的使用可能会引起消费者的混淆。法院对涉案标识是否会引起消费者混淆的判断中使用的方法是七要素分析。中国企业出口商品至美国时,应着重从七要素的角度检查是否可能引起消费者混淆从而引发商标纠纷。
(案例来源:中国(深圳)知识产权保护中心(深圳国家知识产权局专利代办处))
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